侵犯外观设计专利权现有设计抗辩岂可滥用

1.被告停止停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为ZL2014XXXXXXXX.3的外观设计专利的产品，销毁库存侵权产品以及制造侵权产品的专用模具；

2.被告赔偿原告经济损失及维权合理费用人民币8万元；

3.被告承担本案诉讼费用。

  1.被告确认存在制造、销售及许诺销售被诉侵权产品的行为，但并无库存产品；

  2.被诉侵权产品使用的设计属于现有设计，被告不侵害原告的涉案专利权；

  3.被告所销售的被诉侵权产品的数量少、销售额仅为2463元，获利低。

综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

1.原告是涉案专利的专利权人，申请日为2014年8月8日，授权公告日为2015年2月25日。涉案专利的用途是用于游泳时佩戴的游泳设备。国家知识产权局依据原告的请求，就涉案专利于2016年8月5日出具了外观设计专利权评价报告，初步结论认为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2.2016年8月，原告委托代理人在广东省某公证处公证员的监督下，操作该公证处的计算机，登陆阿里巴巴平台，搜索供应商被告的店铺，在该店铺购买了侵权产品144个，实际付款2463元。同年9月，代理人在上述公证员的见证下收取货物。广东省某公证处据此分别出具了（2016）粤***第***351号、（2016）粤***第***346号公证书，对上述网络购买、收货过程予以证明。

3.当庭拆封经公证购买的被诉侵权产品实物，被诉侵权产品是游泳镜，泳镜部分为透明材料。产品外包装中附有合格证，合格证中载有被告的名称；产品外盒及产品说明书中均有被告的注册商标标识。经现场比对，原告认为被诉侵权产品的外观设计与涉案专利完全相同，没有任何区别；被告认为除从右视图观察，被诉侵权产品头带前端有被告注册商标图案而涉案专利没有外，两者的其余外观设计没有区别，构成近似。

4.被告确认被诉侵权产品系由其制造、销售及许诺销售，被诉侵权产品上标准了被告的注册商标。被告主张被诉侵权产品使用的设计属于现有设计，不构成侵权，并提交了外观设计专利文献两份及实用新型专利文献一份作为比对文件。经比对，被告认为对比文件与被诉侵权设计，无实质性差别，构成近似。原告认为对比文件与被诉侵权设计既不相同也不近似。

5.原告以涉案（2016）粤***第***351号公证书为据主张被告库存有被诉侵权产品，并主张根据被告存在制造行为推定被告存有制造被诉侵权产品的专用模具。涉案（2016）粤***第***351号公证书显示，涉案产品的成交记录为累计售出19400个，90天内没有成交记录，四种颜色各有144000个可售。对此，被告称被诉侵权产品并无库存，也无专用于制造被诉侵权产品的模具，其网络店铺的库存数量与实际不符，该产品链接除了被诉侵权产品外，还包括其他产品；被诉侵权产品的销售数量仅为144个，价额为2463元。为证明被诉侵权产品的销售情况，被告提交了公证书为据。据该公章书显示，被告在阿里巴巴平台上开设的涉案网络店铺涉案被诉侵权产品的链接下交易记录显示成交的游泳镜外的其他产品；在近三个月的订单中无被诉侵权产品的销售记录，三个月前的订单中有一笔被诉侵权产品的销售记录，即为原告购买本案被诉侵权产品的订单记录。原告对上述公证书予以认可，但认为不能排除被告有线下销售的情况。

原告主张其因被诉侵权行为支付的维权合理开支为公证费1140元、专利评价报告费用2400元、被诉侵权产品购买费用2463元以及律师费5000元，并提交了相关凭证。对于以上经济损失，原告请求法院予以酌定。

6.被告提交了针对涉案专利的《复审、无效宣告程序中电子文件提交回执》一份，并请求本案中止诉讼。上述回执中显示国家知识产权局收到文件的时间是2017年5月8日。据查，被告收到本案起诉状副本及应诉通知书等诉讼材料的时间为2017年4月26日。

另查明，被告系有限责任公司，成立于2012年10月10日，注册资本为30000元，经营范围为生产、销售体育用品及国内贸易。

本案属于侵害外观设计专利权纠纷，原告的专利处于合法有效状态，应受法律保护。任何单位或个人未经许可，不得为生产经营目的制造、销售及许诺销售该专利产品。

本案中，被告在答辩期内对原告的涉案专利权提出宣告无效的请求，并向本院提出中止诉讼的申请符合《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第二款的规定。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定，人民法院受理的侵权实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的。因原告提交的国家知识产权局作出的外观设计专利权评价报告，初步结论认为涉案专利的全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷，因此本院对被告提出的中止诉讼申请不予支持。

  1.被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围；

  2.被告的被诉侵权行为是否成立；

  3.被告主张的现有设计抗辩理由是否成立；

  4.本案侵权责任如何认定。
   （一）关于被诉侵权设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围的问题。

    根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条的规定，在与外观设计相同或者相近似种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。本案被诉侵权产品与涉案专利产品均为游泳镜，属同类产品，可以进行相同或近似的外观设计比对。另根据《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条的规定，人民法院认定外观设计是否相同或近似时，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。被诉侵权设计与涉案专利相比，根据整体观察、综合判断的原则，被诉侵权设计与涉案专利设计在整体视觉上并无实质性差异，构成相近似。故本案被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

  （二）被告的被诉侵权行为是否成立的问题

  本案中，（2016）粤***第***351号、（2016）粤***第***346号公证书显示被告在其网络店铺中展示了被诉侵权产品，原告在被告的网络店铺中购买了被诉侵权产品，被诉侵权产品上标示的制造商信息与被告公司名称基本相同，且被告确认被诉侵权产品系其制造、销售及许诺销售，被诉侵权产品上标注的被告的注册商标。因此，本院认为被告存在制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的侵权行为，原告的该项主张本院予以支持。

  （三）被告主张的现有设计抗辩理由是否成立的问题

   根据《中华人民共和国专利法》第二十三条第四款规定，现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计；第六十二条规定，在专利侵权纠纷中被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。本案中，被告提交的三个对比文件的授权公告日期均早于涉案专利的申请日，可以作为现有设计抗辩的对比文件与被诉侵权设计进行比对。根据《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款的规定，应当用一项对比文件与被诉侵权设计进行单独对比，而不能将两项或者两项以上对比文件结合起来与被诉侵权设计进行对比。因此，应将被诉侵权设计分别与三个现有设计进行单独比对，被告关于以对比文件二、三结合起来与被诉侵权设计相对比的主张于法无据，本院不予支持。将被诉侵权设计与对比文件一、二、三进行比对，被诉侵权设计与对比文件具有实质性差异，被告主张的现有设计抗辩均不能成立，本院对被告的该项抗辩理由不予采纳。

  （四）本案侵权责任如何认定的问题。

   因被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围，故被告未经权利人许可、制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，构成侵权，依法应承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。故原告请求被告停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品与法有据，本院予以支持。因网络店铺的宣传信息具有不确定性，且被告也通过公证书证明被诉侵权产品的链接下的交易记录还包括其他产品，因此，原告在本案中的举证不足以证明被告存在被诉侵权产品及制造被诉侵权产品的专用模具，故原告关于销毁库存产品及制造模具的主张，本院不予支持。

  关于本案的赔偿数额问题。根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定，侵权专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所收到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，原被告双方提交的关于被告销售被诉侵权产品情况的证据均不足以证明权利人因被侵权的实际损失或侵权人的侵权获利，且双方当事人均未举证证明可供参考的产品许可使用费等，故本院综合考虑涉案专利的类型，被诉侵权行为的性质和情节，原告为制止侵权支付的部分合理开支等因素，酌定被告赔偿原告经济损失及合理开支合计40000元。原告所主张赔偿金额超出上述金额的部分，本院不予支持。

 六、法院判决

一、被告于本判决发生法律效力之日起停止制造、销售以及许诺销售侵犯原告的“游泳镜“、专利号为ZL2014XXXXXXXX.3的外观设计专利权的产品；

二、被告于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告经济损失及合理开支合计40000元；

三、驳回原告的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

【丹柱评案】

外观设计专利侵权案件中判定是否侵权首先应当参照外观设计分类表，并考虑商品销售的客观实际情况，审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品。不属于同类产品的，不构成侵犯外观设计专利权。当然也不排除在特殊情况下，类似产品之间的外观设计亦可进行侵权判定。判断被控侵权产品与外观设计专利产品是否构成相同或者相近似，应当以普通消费者的审美观察能力为标准，不应当以该外观设计专利所属领域的专业技术人员的审美观察能力为标准。 

本案中，被告主张现有设计抗辩，被告提供的三个对比文件的授权公告日期确实均早于涉案专利的申请日，可以作为现有设计抗辩的对比文件，但被告主张将对比文件二、三结合起来与被诉侵权设计相比则是于法无据。依照《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第二款的规定，应当用一项对比文件与被诉侵权设计进行单独对比，而不能将两项或者两项以上对比文件结合起来与被诉侵权设计进行对比。